2-0 pour Hermès

Après une première victoire, la société Hermès obtient une injonction permanente contre l’artiste Mason Rothschild.

Rappel des faits :

En 2021, l’artiste américain Mason Rothschild avait créé des images sous forme de NFT reproduisant les sacs Birkin de la maison de Luxe Hermès en fourrure. Ce dernier proposait à la vente les NFT sur son site <metabirkins.com>. Le 14 janvier 2022 la société Hermès avait intenté une action en contrefaçon sur le fondement du droit des marques, elle accusait également l’artiste d’atteinte à son image de marque et de cybersquatting.

L’artiste invoquait sa liberté d’expression artistique, notamment, il dénonçait au travers de ses NFT les maltraitances animales dans le domaine du luxe. Les juges avaient considéré que l’artiste ne pouvait pas se prévaloir du premier amendement de la constitution des Etats-Unis en raison du risque de confusion créé avec la marque en question. Dans une décision du 14 février 2023, la Cour a rendu un jugement définitif en faveur d’Hermès, dans lequel elle reconnaît Mason Rothschild responsable de contrefaçon et de dilution de marque, ainsi que de cybersquatting.

Le 3 mars 2023, la société Hermès avait déposé une requête pour obtenir une injonction permanente contre l’artiste afin de bloquer de manière permanente la vente et la promotion des NFT.

L’avocat de Mason Rothschild avait quant à lui demandé un nouveau jugement ou un nouveau procès.

Le 23 juin 2023, le tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il rejette la demande de Rothschild et accorde l’injonction permanente. Le juge Jed Rakoff justifie sa décision en raison de la probabilité que la poursuite de la commercialisation des NFT génère une confusion dans l’esprit du public.

Le juge et les membres du jury ont estimé que l’artiste avait délibérément cherché à laisser croire aux consommateurs que les NFT MetaBirkin étaient associés aux marques de la société Hermès, notamment à la marque Birkin. Le juge a également ordonné à Rothschild de transférer le nom de domaine <metabirkins.com> et de restituer les bénéfices tirés des NFT depuis le début du procès, à la société Hermès.

Bien que cette décision n’a pas vocation à s’appliquer sur le territoire européen, cette affaire est rassurante pour tous les acteurs économiques et confirme que le métavers, le monde des NFT, ou des biens immatériels en général, n’est pas un no man’s land juridique. Le juge s’est ici attaché à des règles de droit connues et applicables dans le monde réel.

– Emma TRANCART, juriste stagiaire chez Mark & Law